Taylor gegen Hunton Andrews Kurth LLP: Eine warnende Geschichte für Erfinder und Startups

Das Berufungsgericht von Harris County, Texas, bestätigte kürzlich ein summarisches Urteil zugunsten der Anwaltskanzlei Hunton Andrews Kurth und ihrer Anwälte. Taylor gegen Hunton Andrews Kurth, LLP, 14-22-00410-CV (Tex. App.–Hous. [14. Dist.] 13. Juli 2023). Taylor und seine Unternehmen WPEM und W2W hatten die Kanzlei wegen Rechtsfehlern verklagt, nachdem sie zunächst ihre Vertragsverletzungsklage verloren hatten und auf den Anwaltskosten des Beklagten sitzen blieben. Der Fall bietet einige wichtige Erkenntnisse für Unternehmer, die sich mit dem Patentsystem befassen.

Hintergrund : William Taylor und sein Geschäftspartner entwickelten eine Softwareanwendung namens SafeCell und übertrugen die Patentrechte an ihr Startup-Unternehmen W2W. Sie beauftragten Hunton AK mit der Abwicklung des Patentantragsverfahrens. Hunton reichte im Namen von W2W vorläufige und nicht vorläufige Patentanmeldungen ein. Einige Jahre später, nachdem ein Patent erteilt worden war (und ihre Rechnung immer noch nicht bezahlt war), übertrugen Taylor und sein Partner die Patentrechte als Einzelpersonen auf sich selbst zurück und beendeten W2W. Anschließend gründeten sie ein neues Unternehmen namens WPEM und übertrugen das Patent an WPEM, damit dieses ein anderes Unternehmen wegen Verletzung verklagen konnte. Diese Klage scheiterte mit einer vollständigen Aufhebung – WPEM wurde zur Zahlung von Anwaltskosten in Höhe von 180.000 US-Dollar an den Angeklagten verurteilt.

Taylor, sein Partner WPEM und W2W verklagten Hunton daraufhin wegen Rechtsfehlern und machten Fahrlässigkeit bei der Bearbeitung der ursprünglichen Patentanmeldung geltend. Das erstinstanzliche Gericht wies alle Klagen ab, mit Ausnahme von Taylors individuellen Klagen gegen einen Anwalt aus Hunton, die später abgetrennt und in einem separaten Beschluss abgewiesen wurden. Das Berufungsgericht bestätigte dies mit der Feststellung, dass (1) Taylor nicht der Mandant der Kanzlei war und WPEM auch nicht; (2) Obwohl W2W als Kunde im Jahr 2017 gekündigt wurde – mehr als drei Jahre zuvor. Das war ein Problem, da Texas nach der Auflösung eines Unternehmens eine dreijährige Verjährungsfrist für Klagen hat.

Wichtige Erkenntnisse für Erfinder und Startups

1. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie IP-Rechte von Einzelpersonen an Unternehmen und wieder zurück übertragen.

Der Verlobungsbrief war zwischen W2W und Hunton, nicht zwischen Taylor oder seinem Partner als Einzelpersonen. Und Hunton ließ die Personen eine besondere Erklärung unterschreiben, dass sie nicht die Kunden seien. Das Gericht befand, dass dieser Haftungsausschluss klarstellte, dass Hunton nur W2W vertrat. Durch die Übertragung des Patents von W2W auf die Einzelpersonen wurde das Anwalt-Mandanten-Verhältnis von W2W nicht übertragen.

Schlüsselzitat : „Durch die Abtretung eines Patents wird kein Mandatsverhältnis übertragen.“ (zitiert Telectronics Proprietary, Ltd. gegen Medtronic, Inc., 836 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1988)).

2. Verstehen Sie die Auswirkungen der Beendigung einer Geschäftseinheit.

W2W war nicht klagebefugt, da es als Unternehmen außerhalb der nach texanischem Recht zulässigen dreijährigen Liquidationsfrist aufgelöst worden war. Seine Ansprüche erloschen.

Schlüsselzitat : „Nach der Auflösung konnte das Unternehmen weder klagen noch verklagt werden, und alle Gerichtsverfahren, an denen es beteiligt war, wurden eingestellt.“ (zitiert Hunter v. FW, 620 SW2d 547 (Tex. 1981)).

3. Einzelaktionäre können im Allgemeinen nicht auf Schadensersatz für das Unternehmen klagen.

Das Gericht wandte die Regel für Unternehmensschäden an, die es Eigentümern verbietet, sich persönlich für Verletzungen des Unternehmens zu entschädigen. Taylor hatte keine individuellen Verluste, da er zu keinem relevanten Zeitpunkt Eigentümer der Patentrechte war.

Schlüsselzitat : „Nach der Verletzungsregel kann ein Eigentümer eines Unternehmens nicht persönlich Schadensersatz für ein dem Unternehmen zugefügtes Unrecht verlangen. ”

Das Ergebnis hier ist eine klassische Unternehmensverteidigungsstrategie – die Verteidigung nutzte die komplexe Unternehmensstruktur und Eigentümerwechsel, um die Ansprüche letztendlich abzuwehren. Für Erfinder und Start-ups, die geistiges Eigentum schützen möchten, ist es sinnvoll, nebenbei auch einen Unternehmensanwalt zu konsultieren, um einen konsistenten Schutz zu gewährleisten.

Ich möchte hier anmerken, dass Hunton Andrews Kurth zwar aus formalen Gründen gewonnen hat, aber auch den Inhalt der Behauptungen bestritten hat.

Rechtsprofessor an der University of Missouri School of Law. Alle Beiträge von Dennis Crouch anzeigen →